在專利的審查過程中，除了克服審查意見中的缺陷而做出的被動修改外，還可以對申請文件主動修改。筆者結合實務經驗，來為大家介紹專利修改中的主動修改。

何時允許修改申請文件

根據專利法實施細則第五十一條的規定，對于發明申請，申請人有兩個主動修改時機，第一個時機是在提出實質審查請求時，第二個時機是在收到國家知識產權局發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的3個月。

對于實用新型和外觀設計這兩種類型的專利申請，由于不需要進行實質審查，因此，它們的主動修改時機只有一個：專利申請人自申請日起2個月內，可以對實用新型或者外觀設計專利申請主動提出修改。

 

為什么需要對申請文件進行修改？

既然在主動修改時依然不能超出原說明書和權利要求書記載的范圍，申請人為什么還需要對專利申請文件進行主動修改呢？

調整權利要求書的保護結構，隨市場變化或競爭對手的變化，對希望保護的方案進行調整。

舉例：原始說明書中記載了方案A和B，權利要求書中僅記載了方案A。隨著市場變化，競爭對手在專利申請之后推出了關于方案B的產品，這時建議考慮在主動修改時機內將方案B增加到權利要求書中，以便對方案B進行保護。

主動修改與被動修改

是否可以在答復審查意見時進行上面的修改策略？

不一定，這是因為在答復審查意見時需要依照審查意見進行修改和答復，相比于主動修改階段而言，答復審查意見時對權利要求的修改約束較多。例如，需要考慮單一性問題。

 

修改的基礎是什么？

如果申請內容通過增加、改變和/或刪除其中的一部分，致使“本領域技術人員”看到的信息與原申請記載的信息不同，而且又不能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定，這種修改就是超范圍的。申請內容，是指原說明書（包括附圖）和權利要求書記載的內容，不包括任何優先權文件的內容。說明書摘要不能作為以后修改說明書或者權利要求書的根據。

 

修改中要注意什么原則？

專利法第33條規定了：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。法條的目的是維持權利人與社會公眾之間的利益平衡，防止專利權人通過事后修改的方式把申請日無法體現在原有技術方案中的技術特征添加到本專利的權利要求中，從而為實質上在后的發明搶占了在先申請日，這對其他公眾是不公平的。

原始申請文件記載的范圍包括：（1）原說明書和權利要求書文字記載的內容；（2）根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容。

舉例：

申請人將權利要求中記載的“乙醇”修改為“有機溶劑”。由于“乙醇”是“有機溶劑”的下位概念，“乙醇”的范圍小于“有機溶劑”，致使“本領域技術人員”看到的信息與原申請記載的信息不同。因此，這種修改也是不允許的。

附圖中有哪些信息允許增加到權利要求和說明書中？ 

申請文件中增加的內容是通過測量附圖得出的尺寸參數技術特征，這種修改不允許。從附圖中可以直接地、毫無疑義地得出的“定性”的描述是允許增加到權利要求和說明書中，而無法直接地、毫無疑義地確定的“定量”的描述是不允許增加到權利要求和說明書中。

  

公知常識在判斷中的作用？

判斷主體：所屬技術領域的技術人員。

判斷對象：是修改的內容與原申請文件明確記載的內容之間的對比。

程度：是否能“直接地、毫無疑義地確定”。

所屬領域技術人員在判斷時應參考申請時的公知常識或慣用技術等，將原申請文件明確記載的內容與公知常識進行合理的結合，在此基礎上去判斷是否可以直接地、毫無疑義地確定修改的內容。

注意，公知常識在判斷過程中起到供參照、輔助判斷的作用，并不是意味著任何情況下都可以將公知常識或慣用技術補入申請文件中。

舉例：

例1：原記載的方案是一種電池，包括正極，負極，電解質，隔膜。修改后的方案：一種電池，包括正極，負極，電解質，隔膜，殼體。由于本領域的普通技術人員根據公知常識可以直接地、毫無意義地確定電池必然包括殼體，因此這種修改是被允許的。

例2：原記載的方案是一種電池，包括正極，負極，電解質和隔膜。修改后的方案一種電池，包括正極，負極，固態電解質和隔膜。由于本領域的普通技術人員公知的是電池可能包括固態電解質，也可能不包括固態電解質，也可能是液態電解質，因此這種修改的內容不是唯一確定的，因此是不被允許的。

分案申請

如果錯過了主動修改時機，而又想將說明書中記載的某些方案寫入權利要求中進行保護，可以提交分案申請，分案申請會產生額外的費用。

公眾意見

為避免競爭對手針對性的提出公眾意見，可以先提交一套權利要求書，專利公開后，再進入實質審查，同時修改為自己想要的另外一套權利要求書，審查員真正在審查的是我們想要的權利要求書，競爭對手看到的公開版本則不一定是我們想要的權利要求。這樣可以利用主動修改的方式，起到迷惑競爭對手的作用。